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美國商標註冊注意事項(四):美國產品及服務分類的隱形地雷

美國商標註冊注意事項(四):美國產品及服務分類的隱形地雷

在上一篇的結論中,我們提到申請人可以針對某些類別或特定品項選擇不同的申請基礎。而本篇則要為大家揭開美國商標申請中最常見的「隱形地雷」——美國產品及服務分類與項目描述。

有在其他國家或地區提交商標申請經驗的客户,可能已經習慣參考「尼斯分類」(Nice Classification)。然而,如果直接把尼斯分類的官方項目套用到美國申請,或是直接照搬在香港提交申請時的項目描述,往往會迎來一個結果:收到官方審查意見書(Office Action)甚至直接被拒絕。

申請人可能會覺得奇怪:明明尼斯分類是國際通用的項目,香港的註冊也接受這些英文名稱,為什麼一到美國就會碰壁?

這背後的原因,在於美國雖然名義上加入了尼斯分類協定,但在實務審查上卻自有一套極度嚴格、微觀且具體的標準系統——USPTO Trademark ID Manual(美國商標品項檢索手冊)。

在選擇美國商標項目時,啓源建議先以 USPTO ID Manual的標準項目為核心,在合規性與品牌保護範圍之間取得最佳平衡。

在送件前,請務必交由具備豐富實務經驗的美國執業律師或專業代理人把關、修正品項描述。切忌盲目照搬尼斯分類或其他地區的註冊項目;若遇到部分品項不在標準列表中,由專業人士調整用詞以符合美國本地化的規範,才是讓申請案快速通關、省時又省錢的聰明策略!

以下啓源為您拆解兩者的核心差異與應對策略:

一、  尼斯分類vs美國商標局要求

尼斯分類

美國商標局

允許使用相對「廣義、籠統」的詞彙。

要求申請人必須具體説明其用途與形式。

ü "Computer software"

(電腦軟件)

ü "Electronic publications"

(電子出版品)

判定「範圍過於寬泛、不清晰(Too Vague)」

ü "Computer game software"

(電腦遊戲軟件)

ü "Downloadable software for processing business transactions"

(用於處理商業交易的可下載軟件)

ü "Downloadable electronic newsletters in the field of intellectual property"

(知識產權領域的可下載電子通訊)


二、  如果在USPTO ID Manual找不到對應項目怎麼辦?

美國商標的線上申請系統主要分為TEAS Plus和TEAS Standard兩種:
  1. TEAS Plus:必須從 USPTO 內建的ID Manual標準項目中勾選。如果找不到您需要的產品或服務,系統不允許隨意修改。
  2. TEAS Standard:如果您需要的項目不在標準庫內,您可以選擇支付較高的規費,透過此係統自行撰寫項目描述。

需要注意的是,自行撰寫的項目描述依然必須通過審查。如果描述不夠清晰,審查員可能會發出駁回通知書,甚至要求提供產品照片來釐清實際用途。 因此,最適宜的做法是與律師或專業代理人配合,在ID Manual中挑選既符合業務需求、又是官方認可的標準項目。這不僅能讓您省下較昂貴的TEAS Plus與Standard規費差額,更能大幅降低收到駁回通知書的機率。

三、  項目描述是寫得越詳細越好嗎?

有些申請人可能會想:既然美國要求具體,那麼把商品描述寫得鉅細靡遺、極度限縮,這樣總不會被挑剔了吧?

這其實是走向了另一個極端。如果把商品描述限縮得太窄,雖然審查時較容易過關,與在先商標衝突的機率也會降低,但未來的法律保護範圍也會跟着變小,日後在品牌維權或打擊侵權時就會產生漏洞。

除非在前端檢索步驟已經發現有類似商標,需要精準避開對方已經註冊的項目以外,一般建議在官方接受的範圍內,儘量覆蓋最完整、最廣泛的商業版圖。

啓源建議申請人可以善用USPTO Trademark ID Manual搜尋器https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html,先瀏覽美國的品項描述。以下是截圖教學:

進階搜尋模式

按Filters開啓進階搜尋模式。
點選Class,挑選類別。按Search

顯示該類別的所有項目

結果會顯示該類別的所有項目

輸入關鍵字

輸入關鍵字,然後按放大鏡圖案。

結果會顯示各類別含有關鍵字的項目

結果會顯示各類別含有關鍵字的項目。

可參考該項目的類別

可參考該項目的類別。

需要標示詳細説明

項目包含{},需要標示詳細説明。

合併兩個方法搜尋最合適的項目

合併兩個方法搜尋最合適的項目。

進一步閲讀:
美國商標註冊流程及費用

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下載: 美國商標註冊注意事項(四):美國產品及服務分類的隱形地雷 [PDF]

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