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美国商标注册注意事项(五):主簿注册 vs. 副簿注册

美国商标注册注意事项(五):主簿注册 vs. 副簿注册

在极大部分的国家,当商标被判定缺乏显著性时,就会收到驳回通知书,除非申请人能提供第二含义和大量及长期的当地使用证据及投放大量资源和证据,以说服审查员该商标已经达到能让消费者辨识产品/服务来源的后天识别性,否则是不可能注册。

但是,在申请和审查制度都相对严谨的美国,即使在判定商标属于描述性的情况下,居然还是有可能注册。美国商标法中,有一个非常独特的「双轨注册制」,即「主簿注册(Principal Register)」和「副簿注册(Supplemental Register)」。简单来说,两者差别在于申请商标是否具备法律上的显著性,公众能不能辨识它是产品/服务来源的标识,还是认为它只是在描述产品/服务。美国把申请时缺乏显著性但能够区别来源的产品或服务登记到副簿中。

一、   何谓缺乏显著性但能区别来源呢?

当商标本身属于描述性、非独创性或具有特定地理/姓氏特性,但在市场上已逐渐被消费者用来识别特定来源时,就可能符合副簿的注册条件。以下为您提供几个常见的具体例子:

  1. 描述产品或服务的品质、特征、功能或特性:

    例如将“SHINY”(亮丽/光泽)用于汽车清洁蜡产品,直接描述了产品能产生的效果。

  2. 使用非罕见姓氏:

    例如提供会计或法律服务的“SMITH”(史密斯,属于西方常见姓氏,单独作为商标时通常缺乏先天显著性)。

  3. 地理名称(具备地理描述性):

    例如将“ALPINE”(阿尔卑斯山的)用于户外保暖滑雪服,容易让消费者联想到产品特性或产地。

  4. 形状或产品包装:

    例如某种特殊造型的玻璃饮料瓶设计,在尚未建立极大知名度前,其外形本身往往被视为实用或装饰功能,而缺乏先天商标显著性。

二、  主簿注册与副簿注册的相同点

比较项目

主簿

副簿

®注册标志

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两者皆可合法使用美国联邦注册的®标志。

主张优先权

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两者皆可依规定主张国际优先权(例如基于原属国申请提交)。

阻挡后案权利

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在USPTO审查阶段,两者皆能有效阻挡相同或近似的后案商标申请。

起诉侵权权利

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一旦遭到他人侵权,商标权人皆有权向美国联邦法院提起民事诉讼。


三、  主簿注册与副簿注册的差异对照表

比较项目

主簿

副簿

先天显著性要求

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具备先天显著性(或已证明具备后天识别性)。

缺乏先天显著性,但具备“潜在区别来源”的能力。

申请基础限制

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支援多种申请基础,包含意图使用(Intent-to-Use, 1(b))。

无法以意图使用提交,必须是已经在美国实际商业使用(1(a) 或 44 等)。

马德里国际申请

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可以作为基准申请提交马德里国际注册。

无法以副簿注册提交马德里国际申请。

美国海关备案

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可向美国海关(CBP)进行知识产权备案以拦截仿冒品。

无法进行海关备案。

官方公告与异议期

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必须经过官方公告期,设有第三方异议(Opposition)程序。

不需要公告、没有异议期。

不可争议性宣誓

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满足条件后可提交Section 15不可争议性宣誓。

不能提交Section 15不可争议性宣誓申请。

亚马逊品牌备案

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符合条件可顺利进行亚马逊品牌备案。

不可以进行亚马逊品牌备案,无法享有防侵权红利。

转为主簿的机会

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自身即为主簿。

连续使用满5年并积累知名度、获得后天识别性后,可重新申请转入主簿。

法律推定效力(公众知悉)

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诉讼时被法律推定公众已知悉该注册商标的存在。

无法享有公众已知悉的法律推定。

商标有效性举证

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法律预设该商标有效(举证责任在被告)。

有效性没有自动推定,若被告质疑,须由原告自行举证其具备显著性。


四、  选择副簿的时间点与策略考量

由于极大部分的申请人都以成功登记在“主簿注册”为最终目标,因此在实务上,选择副簿的时间点主要分为以下两种情况:

  1. 被动转入(被拒后的避险退路):

    绝大多数的副簿案件,都是先向主簿提出申请,但在USPTO审查过程中,审查官认定该商标属于描述性文字而发出驳回通知书(Office Action)。在评估后发现难以推翻审查官的论点、且无法及时提供足够后天识别性证据的情况下,申请人选择将申请改写(Amend)至副簿。虽然副簿的法律效力与保护性相对主簿较弱,但这能避免商标直接被判死刑,为品牌争取到合法使用 ® 标志与防御后案的权利。

  2. 主动申请(极少数快速通关策略):

    有极少数的申请人,因为商品已经在美国市场实际销售,但在准备提交申请时经律师评估告知该商标显著性极低、必定会被判定为描述性文字;同时申请人又迫切需要快速取得联邦注册证书以满足商业合作、渠道审核或特定销售平台合规上架的需求。经过权衡利弊后,申请人决定直接以副簿(Section 1(a) 实际使用基础)递交申请。由于副簿免去了官方公告与第三方异议期,能够为企业节省大量的审查时间成本。

进一步阅读:
美国商标注册流程及费用

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